Предположим, вы зарегистрировали в России товарный знак, однако бизнес вы развиваете и в других странах.

Товарный знак действует строго по территориальному принципу. Для того, чтобы знак действовал на территории другого государства, нужно подать самостоятельную заявку на товарный знак в данное государство.
Сделать это можно тремя способами:

Способ 1. Подать национальную заявку в каждое государство.

Для этого нужно обратиться к местным патентным поверенным, соблюсти формальности каждого отдельно взятого государства, пройти процедуру регистрации от начала и до конца.

Как правило, процедура регистрации в другой стране похожа на российскую процедуру: есть формальная экспертиза и экспертиза по существу, в результате экспертизы выдается свидетельство на товарный знак.

Естественно, могут быть отличия в каждой отдельно взятой стране, но если сильно обобщить, то процесс довольно схож. Также похожи и требования к товарным знакам: они не должны быть сходными до степени смешения с более ранними обозначениями, их регистрация не должна противоречить общественному порядку и т.д.

Способ 2. Подать региональную заявку.

Некоторые страны в рамках сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности позволяют заявителям подавать единую заявку, чтобы получить регистрацию стразу на территории всех стран, входящих в объединение.

Например, Европейский союз, Африканская организация интеллектуальной собственности.

Чтобы подать такую заявку, нужно также обратиться к местным поверенным из любой страны, входящей в объединение. Если товарный знак будет зарегистрирован, то он будет действовать сразу на территории всех входящих в объединение стран.

Вместе с тем, первые два способа могут быть сложными в реализации.

Представьте, вам нужно подать заявку в 10 разных стран. Для этого необходимо в каждой стране найти представителя, направить доверенности, оплатить услуги и пошлины. После регистрации таким портфелем нужно еще уметь управлять – вовремя вносить изменения, отслеживать возможные претензии со стороны третьих лиц и т.д.

Таким образом, первые две процедуры удобны только в случае, если вы подаете заявку в 1-2 страны (или в 1-2 региона).

Способ 3. Подать международную (мадридскую) заявку.

Для того, чтобы упростить регистрацию товарных знаков в нескольких странах, была придумана международная система регистрации.
Она позволяет подать одну заявку с указанием нескольких стран, уплатить единую пошлину, а после регистрации в каждой конкретной стране управлять регистрациями на едином портале Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Мадридская система объединяет более 130 стран, и их число постоянно растет (актуальный список стран можно посмотреть по ссылке.

Международная (или ее еще называют мадридская) заявка подается обязательно на базе национальной заявки или национальной регистрации.


Это означает, что у вас должна быть получена регистрация или хотя бы подана заявка в одной из стран-участниц Мадридской системы (например, в России).
Важной особенностью международной заявки также является ее зависимость от базовой регистрации.

Это означает, что если по базовой заявке было вынесено решение об отказе в регистрации или регистрация оспорена по каким-либо основаниям, то мадридская заявка также аннулируется в соответствующей части.

Эта зависимость сохраняется в течение 5 лет.

Этот факт нужно учитывать в случае, если вы подаете международную заявку на базе еще незарегистрированного в России знака: если регистрация не пройдет успешно, то и мадридская заявка «сгорит». Правда, ее можно трансформировать в национальную заявку, однако в таком случае нужно обращаться за помощью к местным поверенным.

Если такая заявка или регистрация есть, то в Роспатент подается заявление по форме ММ2 с указанием вашего обозначения, а также перечня стран, в которые вы бы хотели подать заявку. Форму ММ2 можно подать в Роспатент в бумажном виде, а можно через Личный кабинетв электронном виде.
Знак в мадридской заявке должен полностью совпадать с национальной заявкой или регистрацией. В мадридской заявке нельзя менять изображение, заявителя или добавлять товары/услуги, не поименованные в базовой регистрации. Эта информация в базовой заявке и в международной заявке должна совпадать.

Заявка заполняется на английском языке. Сведения о заявителе указываются по правилам транслитерации, а перечень товаров и услуг удобно переводить на английский язык с помощью инструмента ВОИС. Вы можете указать там перечень на русском, а в правом верхнем углу выбрать перевод на английский.
После проверки информации о том, что международная заявка совпадает с национальной заявкой Роспатент пересылает заявку в ВОИС. Подать форму ММ2 напрямую в ВОИС нельзя.

За подачу международной заявки взимаются две пошлины: 1) пошлина за пересылку (по п. 4.14 Положения о пошлинах), которая оплачивается на счет Роспатента; 2) международная пошлина, которая оплачивается в швейцарских франках на счет ВОИС.

Расчет международных пошлин можно заранее произвести на сайте ВОИС.
Оплатить пошлину можно в момент подачи заявки или в течение 3-х месяцев после того, как ВОИС пришлет уведомление о начислении. Пошлину можно оплатить банковским переводом или картой.

После того, как заявка переслана в ВОИС, а пошлина оплачена, ВОИС проводит формальную экспертизу, а потом пересылает заявку в каждое указанное государство.

Таким образом, товарный знак автоматически не регистрируется ВОИС, а экспертиза проводится отдельно в каждой стране. Правовая охрана товарному знаку предоставляется в указанной стране только после рассмотрения там заявки по национальным правилам.

Решение о регистрации или об отказе в регистрации национальное ведомство направляет в ВОИС, а ВОИС уведомляет вас о таком решении. Если выявлены какие-либо препятствия для регистрации, то необходимо обратиться за помощью к местным поверенным, чтобы они уже представляли ваши интересы в национальном ведомстве.

Любые действия по управлению регистрацией можно осуществлять напрямую в ВОИС: права на товарный знак можно полностью или частично передать третьему лицу, продлить срок его действия во всех или в части стран, сократить перечень товаров и т.п. Именно это является основным преимуществом мадридской системы: в отличие от национальной заявки вам не нужно отслеживать регистрацию в нескольких странах, подавать несколько заявлений о продлении и т.д.

Как читать Мадридский реестр?

Снизу вверх. Давайте на примере знака Barilla посмотрим его статус регистрации в России.

Товарный знак подан в ВОИС 26.01.2010 г. Выбираем в разделе Transaction History среди стран RU.

В самом низу страницы будет запись о регистрации. Здесь речь идет не о предоставлении правовой охраны, а о регистрации (получении от национального ведомства) заявки.

Далее идет запись о регистрации товарного знака в России (Statement of grant ofprotection). Знак зарегистрирован без каких-либо замечаний, текст решения Роспатента о регистрации можно скачать в формате PDF.

Далее идет запись о продлении (Renewal). Знак был продлен в России на следующие 10 лет.