Что нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака?
Урок 12
Все основания для отказа можно разделить на абсолютные и относительные.
Относительные основания для отказа предусмотрены для обозначений, которые могут нарушать права третьих лиц на средства индивидуализации, объекты авторского права, личного неимущественного права.

Абсолютные основания для отказа предусмотрены для обозначений, которые не нарушают права третьих лиц, но которые, например, противоречат общественным интересам или являются описательными.

Далее мы рассмотрим положения статьи 1483 ГК РФ, в которой содержатся основания для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака.
  1. Относительное основание для отказа
нельзя зарегистрировать обозначения, которые сходны с ранее зарегистрированными знаками и ранее поданными заявками в отношении однородных товаров или услуг (п. 6 ст. 1483 ГК РФ).
Тему сходства до степени смешения и однородности товаров мы рассматривали ранее в Уроках 9 и 10.

Отдельно стоит отметить, что оценка однородности товаров происходит по другим правилам для общеизвестного товарного знака: в силу п. 3 ст. 1508 ГК РФ круг однородных товаров значительно шире у общеизвестного товарного знака, из-за чего риск отказа в регистрации повышается.

Что делать, если нам мешает сходный товарный знак?

Во-первых, у правообладателя сходного товарного знака можно запросить согласие на регистрацию. Такое согласие будет безусловным и в будущем правообладатель не сможет его отозвать. Согласие нельзя выдать на тождественный знак, Роспатент не примет его во внимание (вот так, примите как факт). Зачастую согласие выдается за вознаграждение.

Согласие должно быть составлено в письменной форме, содержать указание на обозначение и перечень товаров и (или) услуг, а также подписано правообладателем. Согласие на регистрацию должно быть явно выраженным и не содержать каких-либо условий. Если согласие обусловлено чем-либо (например, выплатой вознаграждения), то эти условия необходимо перенести в отдельный договор.

Шаблон письма-согласия можно найти по ссылке.

Во-вторых, можно выкупить сходный знак.

В-третьих, можно досрочно прекратить правовую охрану товарного знака в связи с неиспользованием в течение 3-х последних лет. Если правообладатель свой знак не использует для нужных вам товаров или услуг, то через суд можно аннулировать его регистрацию. Данный процесс довольно долгий, однако аргумент об аннулировании можно использовать при проведении переговоров о выдаче согласия или о покупке знака.

В-четвертых, можно оспорить регистрацию по различным основаниям, которые будут рассмотрены в следующей теме.

В-пятых, можно изменить свой знак таким образом, чтобы он перестал быть сходным.

В-шестых, можно поспорить с Роспатентом и обосновать несходство противопоставленных знаков или неоднородность товаров и услуг.


2. Абсолютное основание для отказа

нельзя зарегистрировать описательные обозначения (п. 1 ст. 1483 ГК РФ). Термин «описательное обозначение» отсутствует в ГК РФ, однако для удобства он будет использоваться далее в качестве общего названия ситуаций, охватываемых п. 1 ст. 1483 ГК РФ.
Цель этой нормы: не допустить монополизацию любых распространенных слов и элементов в качестве товарных знаков, чтобы не создать условия для недобросовестной конкуренции.


К описательным обозначениям могут относиться:

- вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Например, вазелин – про историю данного продукта можно почитать на Википедии.

Данное правило также подсказывает нам, что после регистрации товарного знака желательно использовать его в качестве средства индивидуализации, а не в качестве нарицательного слова, для того чтобы не утратить различительную способность;


- являющиеся общепринятыми символами и терминами;

Например, зеленый крест для аптеки или чаша со змеей. Ситуацию с красным крестом для аптеки рассмотрим далее чуть подробнее.


- характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

Например, слово «молотый» – для кофе, «1 кг», слова «самый», «лучший», «московский» и т.д. – это все часто встречающиеся слова, не индивидуализирующие товары, а описывающие их.

- представляющие собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров;

Например, просто печенье без каких-либо индивидуализирующих особенностей представляет собой форму товара. Следовательно, данное обозначение не обладает различительной способностью.

Заявка №2010712955

- цифры, простые символы (например, знаки препинания) или геометрические фигуры, а также сочетания согласных букв.

При этом невозможность зарегистрировать в качестве товарного знака простое сочетание согласных букв не совсем коррелирует с целью п. 1 ст. 1483 ГК РФ – недопущение монополизации любых распространенных элементов в качестве товарных знаков .

Сочетание согласных букв – довольно распространенный прием в нейминге, и аббревиатура в целом способна индивидуализировать товар или услугу. Однако подход, при котором Роспатент отказывает в регистрации подобного рода обозначений, уже довольно устоявшийся.

Каким же образом были зарегистрированы такие знаки как МТС или ВТБ? Или логотип Пятерочки в виде цифры 5?

Такие обозначения могут, во-первых, охраняться в графике (как в случае с цифрой 5), во-вторых, заявитель может доказать, что аббревиатура приобрела различительную способность в результате использования (пп. 1 п. 1 ст. 1483 ГК РФ).

Так каким же образом могут быть зарегистрированы описательные обозначения?


Первый вариант. Все элементы, указанные выше, могут быть включены в товарный знак, но они не должны занимать в обозначении доминирующего положения. Иными словами, помимо этих элементов в обозначении должно быть еще что-то: оригинальная картинка или слово (словосочетание). Например, если вы регистрируете слово «молоко» для таких товаров как «молоко», то необходимо добавить к этому слову еще какой-то изобразительный элемент.

Охраняться будет изобразительный элемент, а слово «молоко» будет включено как неохраняемый элемент:
Второй вариант. Регистрация описательного обозначения возможна, если получится доказать, что такой элемент в результате использования приобрело различительную способность (как в случае с ВТБ и МТС). В качестве доказательств различительной способностью могут быть предоставлены документы, показывающие:

- объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;

- территорию продвижения товаров, маркированных заявленным обозначением;

- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров;

- объемы затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением;

- сведения о степени информированности потребителей, в том числе результаты социологических опросов;

- сведения о публикации в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением, в том числе рекламного характера;

- сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;

- иные сведения.

Третий вариант. Обозначение состоит только из описательных элементов, образующих комбинацию, обладающую различительной способностью. (пп. 2 п. 1 ст. 1483 ГК РФ).

Абсолютно все элементы на картинке являются неохраняемыми: название и характеристики товара, натуральное изображение малины. Вместе с тем, элементы образуют оригинальную комбинацию, в результате чего товарный знак был зарегистрирован.


Что делать с пограничными случаями? Как понять, что слово описательное?

Чтобы ответить для себя, может ли элемент быть описательным, нужно, во-первых, посмотреть словарь – существует ли такое слово, может ли оно каким-либо образом характеризовать товары или услуги?

При этом одно и то же слово для одних товаров может быть описательным, а для других товаров – фантазийным. Например, слово «прищепка» для таких товаров как «прищепки» очевидно является описательным. Однако для конфет данное слово может быть фантазийным.

Кроме того, нужно посмотреть, используется ли рассматриваемый элемент конкурентами? Введение того или иного термина в оборот можно проследить просто в открытых источниках (в Интернете).

Наконец, можно посмотреть практику регистрации схожих элементов. Если Роспатент указывает тот или иной элемент в качестве неохраняемого, то с высокой вероятностью в вашем случае решение будет таким же.

Так, например, поиск по элементу «ru» показывает, что чаще всего данное буквосочетание указывается в качестве неохраняемого элемента.
Задание для самоконтроля
Проанализируйте практику регистрации обозначений, образованных из сочетания начальных частей слов:

мострансбанк
промспецстрой
спецпожпроект

В каких случаях подобного рода обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака?
3. Абсолютное основание для отказа
в качестве товарных знаков нельзя зарегистрировать государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т.п.); сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки; официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия (п. 2 ст. 1483 ГК РФ).
Данное правило относится также и к имитациям указанных элементов.

Указанные символы могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации.

В частности, если вы хотите включить в обозначение российский герб, то потребуется согласие Геральдического совета, а если красный крест, часто встречающийся у аптек, то потребуется согласие Международного комитета красного креста.

4. Абсолютное основание для отказа
нельзя зарегистрировать обозначения, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства
Рассмотрим самые частые случаи:

- ложность относительно товара


Если мы заявляем обозначение, содержащее указание на товар (например, в обозначении есть слово «кофе»), а в перечне мы помимо кофе заявляем еще чай и соль, то регистрация для части товаров будет рассматриваться как ложная. Необходимо будет внести изменения в перечень товаров.

- ложность или способность ввести в заблуждение относительно изготовителя


Если мы заявляем обозначение, которое фактически для однородной деятельности используется третьим лицом, то такая регистрация может быть признана способной ввести в заблуждение. Это означает, что фактически перед подачей заявки необходимо проверить, не использует ли кто-то другой в Интернете такое же обозначение, что и вы.

- ложность относительно места производства

Если мы заявляем обозначение, содержащее какое-либо указание на город, страну, географический регион и т.д. (например, г. Москва), а при этом мы к этому региону не имеем никакого отношения (наш адрес регистрации или адрес места нахождения в другом регионе), то необходимо будет доказать, что производство у нас находится в заявленном регионе.

В связи с этим большие споры вызывает регистрация т.н. малой географии.

Под малой географией подразумеваются объекты, не известные широкому кругу лиц, например, названия маленьких деревень, рек, озер и т.п. Ранее подобного рода обозначения рассматривались просто как фантазийные слова и регистрировались в качестве товарных знаков.

В последнее время практика Роспатента значительно ужесточилась и теперь существование одноименной с вашим обозначением коммуны во Франции численностью 300 человек может помешать регистрации.

5. Абсолютное основание для отказа
нельзя зарегистрировать обозначения, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали
Правило, содержащееся в данном пункте, может интерпретироваться максимально широко.

К обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Обозначения, состоящие из терминов, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, называют также "скандальными" знаками.

Оценка заявляемых обозначений с этой точки зрения во многом связана как с общепринятыми стандартами морали, так и национальными традициями и культурой. При этом такая оценка может меняться со временем.

задание для самоконтроля
Проанализируете Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 15.12.2020 N 300-ЭС20-12050 по делу N СИП-635/2018 в части применения пп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

В каких случаях, помимо «скандальных» знаков, обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ?

Если вам нужна проверка заданий для самоконтроля, то вы можете написать на почту olga@newskylaw.ru.
6. Абсолютное основание для отказа
нельзя зарегистрировать в качестве товарных знаков обозначения, которые тождественны или сходны до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах
Такая регистрация возможна только с согласия собственников или лиц, уполномоченных собственникам.

Хрестоматийный пример – это объекты ЮНЕСКО. Посмотреть их можно на интерактивной карте. Среди таких объектов – озеро Байкал, Куршская Коса и Московский кремль.
7. Относительное основание для отказа
нельзя зарегистрировать обозначения, сходные с наименованиями мест происхождения товаров (НМПТ) и с географическими указаниями (ГУ)
Текущая редакция ГК РФ ограничивает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, включающих, воспроизводящих или имитирующих зарегистрированные ГУ или НМПТ или заявленные на регистрацию в качестве таковых, в отношении однородных товаров. Вместе с тем регистрация таких товарных знаков возможна на имя обладателей права использования ГУ или НМПТ.

Например, есть НМПТ «Вологодское масло». Обозначение «Вологодское лето» для товара «масло» не может быть зарегистрировано на имя лица, которому не предоставлено право использования НМПТ «Вологодское масло».
Если такое обозначение будет заявлено на регистрацию для товара, который не будет вызывать ассоциаций с производством «масла», не будет являться однородным с данным товаром, то такое обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.
8. Относительное основание для отказа
не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака (п. 8 ст. 1483 ГК РФ).
Применительно к данному пункту обратите внимание, что Роспатент не проводит экспертизу по фирменным наименованиям, коммерческим обозначениям или названиям селекционных достижений (п. 1 ст. 1499 ГК РФ).

Однако, во-первых, чужое коммерческое обозначение, фирменное наименование или селекционное достижение может стать причиной отказа по п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

Во-вторых, до принятия решения о регистрации товарного знака любое лицо вправе представить в Роспатент обращение в письменной форме, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям ГК РФ (ст. 1493 ГК РФ). Если такое обращение поступает, то такие доводы учитываются при проведении экспертизы.

Условия, при которых Роспатент вправе отказать в регистрации по п. 8 ст. 1483 ГК РФ можно посмотреть по ссылке.

Таким образом, если вы обнаружили, что кто-то подал заявку на схожее с вашим фирменным наименованием / коммерческим обозначением обозначение, то нужно как можно скорее уведомить об этом Роспатент, поскольку самостоятельно ведомство подобного рода экспертизу проводить не должно.
9. Относительное основание для отказа
не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака (п. 9 ст. 1483 ГК РФ)
Если вы заявляете то, что может быть одновременно промышленным образцом (чаще всего – упаковки, этикетки и т.д.), то дополнительно необходимо проверить реестр промышленных образцов. Экспертиза по этому основанию проводится Роспатентом.

Также обратите внимание, что законом не предусмотрена возможность регистрации товарного знака даже с согласия правообладателя промышленного образца.

Не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные названию известного в РФ на дату подачи произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Также не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Роспатент не проводит экспертизу по названиям произведений, именам и псевдонимам (п. 1 ст. 1499 ГК РФ). Однако, эти элементы могут стать причиной отказа по п. 3 ст. 1483 ГК РФ.
10. Относительное и абсолютное основание для отказа
не могут быть зарегистрированы обозначения, элементами которых являются охраняемые средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 ст. 1483 ГК РФ (п. 10 ст. 1483 ГК РФ).
Если вы получаете замечания по п. 10 ст. 1483 ГК РФ, это означает, то Роспатент посчитал спорный элемент не столь важным для восприятия обозначения, и следовательно, вы можете внести изменения в изображение и удалить мешающий элемент, после чего обозначение может быть зарегистрировано.

В остальных случаях, как правило, удалить элементы из обозначения нельзя. Например, если вы подали на регистрацию слово и логотип, препятствия найдены только для слова, то удалить из заявки слово нельзя. В данной ситуации можно только подать новую заявку.

Другие уроки