Отказали в регистрации товарного знака. Что делать дальше?
Решение об отказе в регистрации либо решение о регистрации, решения об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о признании заявки на товарный знак отозванной могут быть оспорены путем подачи возражения в Палату по патентным спорам в течение 4-х месяцев со дня вынесения решения (п. 1 ст. 1500 ГК РФ).
В период рассмотрения возражения можно внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 ГК РФ, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.
Например, в Палату по патентным спорам можно предоставить письмо-согласие от правообладателя раннего знака даже в случае, если такое согласие вы не успели предоставить на этапе экспертизы по существу.
Порядок рассмотрения возражения регламентирован Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке.
В соответствии с п. 2 ст. 1248 ГК РФ решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения споров, могут быть оспорены в суде (а именно в Суде по интеллектуальным правам).
Решение об отказе в регистрации либо решение о регистрации, решения об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о признании заявки на товарный знак отозванной могут быть оспорены путем подачи возражения в Палату по патентным спорам в течение 4-х месяцев со дня вынесения решения (п. 1 ст. 1500 ГК РФ).
В период рассмотрения возражения можно внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 ГК РФ, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.
Например, в Палату по патентным спорам можно предоставить письмо-согласие от правообладателя раннего знака даже в случае, если такое согласие вы не успели предоставить на этапе экспертизы по существу.
Порядок рассмотрения возражения регламентирован Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке.
В соответствии с п. 2 ст. 1248 ГК РФ решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения споров, могут быть оспорены в суде (а именно в Суде по интеллектуальным правам).
Часто ли Палата по патентным спорам удовлетворяет возражения?
Да, относительно часто. Статистику можно посмотреть в таблице ниже:
Да, относительно часто. Статистику можно посмотреть в таблице ниже:
Как аннулировать чужой товарный знак?
В ГК РФ есть две статьи, которые содержат основания для «аннулирования» товарного знака: это статьи 1512 и 1514 ГК РФ.
Основное отличие заключается в том, что по ст. 1512 ГК РФ отменяется решение Роспатента о регистрации товарного знака, а по ст. 1514 ГК РФ прекращается исключительное право на товарный знак.
Иными словами, в первом случае товарного знака как будто не существовало, а во втором случае действие товарного знака прекращается на будущее.
Далее рассмотрим наиболее распространенные основания для «аннулирования» товарного знака.
Основания для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (ст. 1512 ГК РФ):
предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ
Речь идет об описательных обозначениях, обозначениях, содержащих флаги и гербы, ложных и вводящих потребителей в заблуждение обозначений, обозначениях, противоречащих принципам гуманности и морали и т.д.
Во всех случаях речь идет о так называемых абсолютных основаниях для отказа.
Обратите внимание, что оспорить товарный знак по данному основанию можно в течение всего срока действия знака.
Во всех случаях речь идет о так называемых абсолютных основаниях для отказа.
Обратите внимание, что оспорить товарный знак по данному основанию можно в течение всего срока действия знака.
полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции
В данном случае речь идет о регистрации товарного знака агентом или представителем на свое имя без соответствующего разрешения со стороны принципала. Наличие подобного рода договора между сторонами автоматически порочит регистрацию товарного знака на имя представителя.
Соответственно, в случае если товарный знак регистрируется, например, на имя дистрибьютора, то ему необходимо а) уведомить своего поставщика и б) получить от него согласие на регистрацию товарного знака на свое имя, чтобы в будущем исключить риск аннулирования товарного знака.
Соответственно, в случае если товарный знак регистрируется, например, на имя дистрибьютора, то ему необходимо а) уведомить своего поставщика и б) получить от него согласие на регистрацию товарного знака на свое имя, чтобы в будущем исключить риск аннулирования товарного знака.
полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 ГК РФ
Речь идет о сходстве с ранее зарегистрированными или поданными на регистрацию обозначениями.
Обратите внимание, что оспорить товарный знак по данному основанию можно лишь в течение пяти лет со дня публикации.
Соответственно, если ваш конкурент зарегистрировал похожий товарный знак, то у вас есть достаточно короткий срок для его оспаривания, что означает, что вы как правообладатель должны своевременно реагировать на появление в реестре товарных знаков сходных обозначений
Обратите внимание, что оспорить товарный знак по данному основанию можно лишь в течение пяти лет со дня публикации.
Соответственно, если ваш конкурент зарегистрировал похожий товарный знак, то у вас есть достаточно короткий срок для его оспаривания, что означает, что вы как правообладатель должны своевременно реагировать на появление в реестре товарных знаков сходных обозначений
полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией
Отдельно стоит отметить, что в соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ.
Таким образом, по общему правилу, если правовая охрана товарного знака не признана недействительной, то несоответствие защищаемого товарного знака либо его элементов условиям охраноспособности, предусмотренным статьей 1483 ГК РФ, само по себе не является препятствием в защите исключительного права на товарный знак.
Если предоставление правовой охраны товарному знаку будет эффективно оспорено в установленном порядке, то действие товарного знака и исключительного права на него прекратится ретроспективно, что в свою очередь уже исключает возможность привлечения лица, использующего сходное обозначение, к ответственности.
Прекращение правовой охраны товарного знака (ст. 1514 ГК РФ):
Ст. 1514 ГК РФ устанавливает случаи, при которых правовая охрана товарного знака прекращается на будущее.
Это означает, что лица, допустившие нарушение исключительного права на товарный знак до прекращения правовой охраны, не освобождаются от ответственности за соответствующее нарушение.
Правообладатель в пределах срока давности вправе обращаться в суд за защитой своего права, нарушенного в период его действия (п. 174 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Правовая охрана товарного знака прекращается:
Таким образом, по общему правилу, если правовая охрана товарного знака не признана недействительной, то несоответствие защищаемого товарного знака либо его элементов условиям охраноспособности, предусмотренным статьей 1483 ГК РФ, само по себе не является препятствием в защите исключительного права на товарный знак.
Если предоставление правовой охраны товарному знаку будет эффективно оспорено в установленном порядке, то действие товарного знака и исключительного права на него прекратится ретроспективно, что в свою очередь уже исключает возможность привлечения лица, использующего сходное обозначение, к ответственности.
***
Прекращение правовой охраны товарного знака (ст. 1514 ГК РФ):
Ст. 1514 ГК РФ устанавливает случаи, при которых правовая охрана товарного знака прекращается на будущее.
Это означает, что лица, допустившие нарушение исключительного права на товарный знак до прекращения правовой охраны, не освобождаются от ответственности за соответствующее нарушение.
Правообладатель в пределах срока давности вправе обращаться в суд за защитой своего права, нарушенного в период его действия (п. 174 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Правовая охрана товарного знака прекращается:
в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак
Товарный знак действует 10 лет с возможностью его неоднократного продления. Если вы заинтересованы в поддержании товарного знака, то необходимо его своевременно продлевать, в противном случае правовая охрана будет прекращена.
на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием
Если правообладатель в течение 3-х лет с момента регистрации не использует свое обозначение, то заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.
Перед обращением в суд заинтересованное лицо должно направить правообладателю предложение продать знак или отказаться от права на него.
Если в течение 2-х месяцев согласие не будет достигнуто, то у заинтересованного лица есть 30 дней на обращение в суд.
Бремя доказывания использования товарного знака возлагается на правообладателя.
Досудебное предложение можно использовать в качестве инструмента для проведения переговоров о получении письма-согласия.
Прекращение товарного знака через суд не отменяет автоматически решение Роспатента об отказе в регистрации вашего товарного знака. В установленные сроки необходимо обратиться в Палату по патентным спорам для оспаривания решения об отказе в регистрации со ссылкой на то, что товарный знак досрочно прекращен либо будет прекращен в ближайшее время.
Что же делать, если товарный знак еще не прекращен, а делопроизводство по заявке уже подходит к концу либо подходит к концу срок на подачу возражения в Палату по патентным спорам?
В ходе рассмотрения иска в суде могут быть приняты предварительные обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту выносить решение по результатам экспертизы заявленного в качестве товарного знака обозначения.
Также может быть удовлетворено заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета Роспатенту принимать решение по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака (п. 58 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2023 №15 «О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты»).
Перед обращением в суд заинтересованное лицо должно направить правообладателю предложение продать знак или отказаться от права на него.
Если в течение 2-х месяцев согласие не будет достигнуто, то у заинтересованного лица есть 30 дней на обращение в суд.
Бремя доказывания использования товарного знака возлагается на правообладателя.
Досудебное предложение можно использовать в качестве инструмента для проведения переговоров о получении письма-согласия.
Прекращение товарного знака через суд не отменяет автоматически решение Роспатента об отказе в регистрации вашего товарного знака. В установленные сроки необходимо обратиться в Палату по патентным спорам для оспаривания решения об отказе в регистрации со ссылкой на то, что товарный знак досрочно прекращен либо будет прекращен в ближайшее время.
Что же делать, если товарный знак еще не прекращен, а делопроизводство по заявке уже подходит к концу либо подходит к концу срок на подачу возражения в Палату по патентным спорам?
В ходе рассмотрения иска в суде могут быть приняты предварительные обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту выносить решение по результатам экспертизы заявленного в качестве товарного знака обозначения.
Также может быть удовлетворено заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета Роспатенту принимать решение по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака (п. 58 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2023 №15 «О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты»).
на основании решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица - правообладателя, если отсутствуют основания для универсального правопреемства
Если вам мешает чужой товарный знак, но вы видите, что правообладатель (юридическое лицо) ликвидирован, то вы можете аннулировать такую регистрацию путем подачи заявления в Роспатент.
в случае отказа правообладателя от права на товарный знак
Правообладатель может добровольно отказаться от прав на товарный знак. Однако реестровая запись останется, то есть полностью стереть все факты упоминания вас в качестве правообладателя товарного знака невозможно.
на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида
В данном случае речь идет о том, что в ходе использования обозначение может стать нарицательным.
Например, вазелин – про историю данного продукта можно почитать в Википедии.
Например, вазелин – про историю данного продукта можно почитать в Википедии.