Новости /

Патентные пулы в законодательстве США

  • Статья опубликована в журнале «Корпоративный юрист» №7, за 2012 год.

В целях сокращения транзакционных издержек, возникающих при заключении отдельных лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительного права, в законодательстве об интеллектуальной собственности зарубежных стран широкое распространение получили патентные пулы. Данный правовой институт пока не нашел отражения в российском законодательстве. Однако, в силу принципа свободы договора и общего диспозитивного начала частного права создание патентных пулов возможно и в России, и представляет интерес для российских корпоративных юристов, работающих в сфере инноваций. Рассмотрим опыт законодательства и правоприменительной практики патентных пулов США в аспекте соотношения права интеллектуальной собственности и антимонопольного законодательства.

Под патентным пулом понимается объединение правообладателями принадлежащих им патентов (прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности; далее — РИД), позволяющее третьим лицам приобретать лицензии одновременно на все патенты, входящие в пул.

История патентных пулов

Возникновение и последующее применение патентных пулов в США можно разделить на три основных периода.

Во время первого периода, продолжавшегося два десятилетия с момента принятия Закона Шермана (Sherman Act, 1890), патентообладатели фактически получили «иммунитет» от антимонопольного законодательства. Верховный Суд США в деле Bement v. National Harrow Co. определил «общее правило абсолютной свободы» в использовании и реализации исключительных прав в соответствии с патентным законодательством.

После появления многочисленных злоупотреблений со стороны патентообладателей Верховный Суд США вернулся к вопросу патентных пулов и перешел к политике их ограничения. В деле International Salt Co., Inc. v. United States Верховный Суд США установил презумпцию, согласно которой владение патентом приравнивалось к получению рыночной власти. Поворот правоприменительной практики в сторону преобладания «антимонопольного подхода» и пристальное внимание государственных органов к порядку осуществления правообладателями своих прав привели к сокращению применения патентных пулов.

В 1986 г. было рассмотрено дело Windsurfing Int'l, Inc. v. AMF, Inc.1, в котором суд отменил презумпцию о том, что патент предоставляет рыночную власть ее правообладателю, и встал на позицию «правила разумности» (rule of reason). В 1988 г. Конгресс США провел реформу патентного законодательства и официально устранил презумпцию злоупотребления патентными правами. В 1995 г. Министерство юстиции США и Федеральная торговая комиссия выпустили новое руководство по лицензированию интеллектуальной собственности (далее — Руководящие принципы 1995 г.)

После принятия Руководящих принципов 1995 г. патентные пулы стали создаваться очень часто. В 2006 г. Верховный Суд США в деле Ill. Tool Works Inc. v. Ind. Ink, Inc.1 вынес «окончательный приговор» презумпции предоставления рыночной власти патентообладателю.

Конкурентные преимущества и риски патентных пулов

На сегодняшний день в США доминирует положительная оценка патентных пулов с точки зрения антимонопольного законодательства. В Руководящих принципах 1995 г. прямо утверждается, что исключительное право на РИД не свидетельствует о наличии у правообладателя доминирующего положения, т. к. в большинстве случаев на рынке имеются «достаточно актуальные или потенциально близкие заменители продукта, процесса или механизма, ограничивающие рыночную власть патентообладателя».

Патентные пулы позволяют разрешить следующие проблемы:

1) проблему комплементарных или дополняющих патентов (complementary patents).

РИД, на которые получены патенты, являются комплементарными, если они одновременно необходимы для создания какого‑либо продукта. Такая необходимость может возникнуть, во‑первых, когда продукт создается с использованием нескольких разнонаправленных технологий, а, во‑вторых, когда с технической точки зрения технологии являются взаимозаменяемыми, но с юридической точки зрения на каждую из них в установленном порядке получен патент. Второй вид комплементарности свидетельствует также о блокирующем характере патента;

2) проблему блокирующих патентов (blocking patents).
Если патент является блокирующим, то использование одного запатентованного РИД невозможно без использования другого.

Объединение патентов в пул нивелирует негативный эффект так называемой патентной чащи (patent thicket). Патентная чаща является следствием несовершенства патентной системы, позволяющей фактически получать патенты на сходные РИД. В результате объединения патентов происходит «очистка» блокирующих позиций.

Снижаются риски нарушений патентов и, соответственно, дорогостоящих судебных процессов, связанных с ними. Кроме того, более эффективным становится процесс ценообразования интеллектуальной собственности, сокращаются издержки на ведение переговоров с каждым патентообладателем. В результате объединения патентов в пул происходит интеграция технологий: лицензия на один существенный патент является более ценной, если лицензиат также имеет разрешения на использование других основных патентов.

Помимо конкурентного влияния, патентный пул может иметь и монополизирующий эффект, если будет использован для получения рыночной власти и извлечения монопольной прибыли.

Сегодня в американском праве выделяют следующие антимонопольные риски патентных пулов:

1) включение в патентный пул патентов‑субститутов, что может привести к необоснованному увеличению стоимости лицензии;

2) возможность ограничить стремление пользователей лицензий к собственной научно‑исследовательской деятельности за счет установления в лицензионном договоре условия о выдаче обратной лицензии (grantback);

3) возможность включения в патентный пул РИД, не являющихся необходимыми для создания технологии (non-essential patents), за которые лицензиат должен будет платить как за существенные патенты;

4) необоснованное завышение роялти за использование патентного пула.

Выяснить, какое влияние оказывает патентный пул на антимонопольное законодательство, позволяют специальные фильтры.
Для оценки патентного пула необходимо совершить следующие действия:

1) определить, ставит ли патентный пул под угрозу существование конкуренции;

2) установить, создает ли соглашение об объединении патентов в пул выгоды для конкуренции;

3) определить, являются ли лицензионное соглашение и связанные с ним процессы необходимыми для достижения конкурентных преимуществ;

4) осуществить примерный подсчет прибыли от конкурентных преимуществ, которая должна превышать любой возможный в обозримом будущем ущерб, вызванный поведением, нарушающим конкуренцию.

Если право интеллектуальной собственности, по своей сути, направлено на защиту монополии правообладателя на РИД, то антимонопольное законодательство стремится к поддержанию конкуренции. В США, несмотря на общий принцип, согласно которому интеллектуальная собственность должна рассматриваться наравне с собственностью на материальные объекты, практика судов и комментаторы продолжают утверждать, что патенты имеют особую правовую природу и требуют специального антимонопольного регулирования.

Право интеллектуальной собственности и антимонопольное законодательство, используя разные методы, имеют своей целью поощрение инновационной деятельности и повышение общественного благосостояния. Для достижения данной цели США, в целом разрешая и поддерживая патентные пулы, создает определенные правовые механизмы, необходимые для пресечения и устранения последствий поведения, нарушающего конкуренцию. Подобное решение проблемы, по мнению авторов, является успешным.

  • Вадим Бородкин
    юрист практики корпоративного сопровождения бизнес‑проектов
    Юридического общества имени Александра Невского
  • Елена Черкасова
    юрист практики признания и оборота интеллектуальной собственности
    Юридического общества имени Александра Невского