Новости /

Патентные пулы: правовая природа и тенденции применения в России

  • Статья опубликована в журнале «Legal Insight» №8 (14), за 2012 год.

Патентные пулы появились в США как инструмент монополизации рынков крупными корпорациями, а впоследствии стали одним из механизмов защиты и использования интеллектуальной собственности, при помощи которого правообладатели смогли выйти на новый уровень получения доходов за счет синергии патентов. Авторы предлагаемой статьи анализируют правовую природу патентных пулов и дают свое видение перспектив и необходимости применения данного механизма в России.

Современная экономика характеризуется увеличением числа компаний, специализирующихся на коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (далее — РИД), что ведет к появлению новых правовых механизмов. Одним из них является патентный пул (patent pool). В международной практике под патентным пулом понимается объединение правообладателями принадлежащих им патентов (точнее — прав на несколько РИД), позволяющее третьим лицам приобретать лицензии одновременно на все патенты, входящие в пул. В теории под патентным пулом также понимается соглашение, в соответствии с которым патентообладатели объединяют свои патенты, отказываясь тем самым от монопольного положения и предоставляя свои исключительные права третьим лицам, в результате чего каждая сторона патентного пула имеет право получить лицензию на интеллектуальную собственность его участника. Первоначальная цель патента выражается в защите исключительных прав патентообладателя. Возникновение патентных пулов позволило правообладателям выйти на новый уровень получения доходов за счет синергии объединения патентов. Для России практика объединения патентов в пул, по большому счету, еще остается terra incognita, в то время как в США первые судебные дела и теоретические исследования в этом направлении появились еще в конце XIX в.

Что касается понимания юридической природы патентного пула, то в этом вопросе у зарубежных авторов до сих пор нет единства взглядов. В основе дебатов лежит фундаментальный вопрос о месте патентных пулов в соотношении антимонопольного законодательства и законодательства об интеллектуальной собственности. Следование доктрине права интеллектуальной собственности приводит, по сути, к установлению легальной монополии правообладателя РИД. В то же время антимонопольное законодательство стремится к поддержанию конкуренции и ограничению монополий. Анализ американской доктрины и судебной практики позволил нам прийти к выводу, что баланс интересов между этими подходами так до конца и не найден, не смотря на более чем столетнюю историю данного вопроса.

Патентные пулы в современной практике США

В настоящее время организация патентных пулов в США происходит по двум основным схемам: первая — создание специальной корпорации, которой предоставляются (или отчуждаются) патенты (Joint Venture, SPV), вторая — создание патентного пула путем заключения договора между патентообладателями.

Создание отдельной корпорации (или холдинга), как правило, осуществляется при образовании мегапатентного пула, который имеет сложную административную структуру, образованную многозвенной системой органов юридического лица, специальным регулированием для назначения и утверждения должностных лиц, аудита и контроля над деятельностью корпорации, распределения голосов между участниками корпорации и пр. При этом количество голосов, которые получает член патентного пула, зависит от стоимости внесенного патента и, как правило, определяется независимой комиссией, а не в результате проведения совместных переговоров.

По критерию получения платы патентообладателем выделяют нормальные патенты (normal patents), которые не предполагают получения платы за внесенный патент, и исключительные патенты (exceptional patents), которые могут предусматривать компенсацию, но только после завершения формальной процедуры, а именно: патентообладатель должен подать заявление о компенсации в Совет арбитров (Board of arbitrators), который, в свою очередь, обязан определить, является ли патент исключительным, и в случае установления его исключительности установить размер компенсации, которую должен получить патентообладатель.

Как правило, мегапулы не имеют своей целью получение роялти. Причины их возникновения следует искать, скорее, в необходимости оказания содействия в лицензировании, когда в определенной отрасли экономики имеется много патентов, блокирующих друг друга, в результате чего индустрия не получает того, на что могла рассчитывать. Например, создание MAA (Мануфактура самолетной ассоциации) было предложено Консультативным комитетом Правительства США, поскольку астрономическая стоимость вознаграждения по лицензионным соглашениям ограничивала индустрию, которая не могла производить достаточное количество самолетов для государственных нужд.

Стоит отметить, что создание специальной проектной компании при образовании патентного пула несет определенные правовые риски с точки зрения антимонопольного регулирования. Изучение антиконкурентного эффекта патентных пулов будет иметь непосредственное значение в оценке законности совместного предприятия в целом. Допустимость SPV будет зависеть от различных факторов, прежде всего от роли, которую играет в нем пул. Если SPV создается исключительно или преимущественно с целью выдачи лицензий на патентный пул, то соответствие пула требованиям антимонопольного законодательства будет играть решающую роль в судьбе совместного предприятия. Если патентный пул — лишь элемент в сложной структуре ведения бизнеса, то признание патентного пула незаконным не повлечет за сбой запрет на существование совместного предприятия.

В отличие от мегапулов небольшие пулы основываются преимущественно на договорах, предназначенных для объединения патентов, и не предусматривают создание юридического лица (хотя возможны и исключения). Такие договоры устанавливают единую лицензию и распределение роялти в соответствии с его условиями. Этот вид патентных пулов используется, как правило, в специфическом индустриальном секторе или специфических технологиях. В отличие от мегапулов здесь нет сложной административной структуры. Как показывает практика, патентные пулы могут также создаваться как альтернатива другим патентным пулам, чтобы устранить или уменьшить возможность получения роялти конкурентом. В качестве одного из последних примеров образования таких конкурирующих пулов можно привести начавшуюся борьбу фирмы MPEG LA, объявившей о формировании патентного пула для последующего сбора роялти от лица патентообладателей за использование VP8/WebM, а также ответное объявление о формировании патентного пула компанией Google для распространения WebM как свободного и независимого формата, использование которого не требует каких‑либо отчислений.

Соотношение патентных пулов и кросс‑лицензирования

Патентные пулы следует отличать от кросс‑лицензирования. Необходимость в заключении кросс‑лицензионного соглашения возникает, когда «фирмы, имеющие права на “перекрывающиеся патенты” (overlapping patents), выдают друг другу лицензии на доступ к своей запатентованной технологии».

На практике создание патентного пула в форме холдинга отличает пул от кросс‑лицензирования тем, что сам факт создания новой организации вызывает у антимонопольного органа обеспокоенность, поскольку холдинговая корпорация может устанавливать цены и определять создание и реализацию запатентованного продукта. В то же время кросс‑лицензирование обычно вызвано необходимостью преодоления недостатков патентной системы, при этом монополистические соображения отходят на второй план. Еще одно отличие между патентными пулами и кросс‑лицензированием состоит в том, что последнее обычно устанавливает участие всего двух (реже — нескольких) патентообладателей. Количество участников в пуле потенциально неограниченно и может включать всех, кто имеет патент.

Стандартизация

Применение механизма патентных пулов позволило их участникам создавать коллективные технические стандарты (collective standard setting). Коллективный технический стандарт может устанавливать единые или унифицированные требования в отношении конфигурации и совместимости технических устройств, формата записи данных или набора характеристик, которым должны соответствовать образцы продукции. С целью стандартизации в патентный пул объединяются права на все РИД, необходимые для применения технического стандарта.

Во многих случаях установление стандарта положительно сказывается на рынке, так как решает проблему совместимости продуктов и технологий. С другой стороны, установление стандартов может ограничивать инновационную деятельность на соответствующем рынке, свидетельствовать о монополизации рынка правообладателем ключевых патентов. В связи с этим соглашения о создании подобных патентных пулов находятся под пристальным вниманием антимонопольных органов. Так, по патентным пулам MPEG-2, DVD, 3G Департамент юстиции США издавал Business Review Letters об их соответствии антимонопольному законодательству. При этом все патентные пулы были признаны законными. Проверка законности объединения РИД для целей установления стандартов не отличается от оценки любых других патентных пулов, решение выносится на основании принципа разумности.

Тенденции в России

Отечественным законодательством не предусмотрено специальное регулирование патентных пулов. Однако в силу действия принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ) и общего диспозитивного начала частного права (п. 2 ст. 1 ГК РФ) следует признать, что участники гражданского оборота имеют возможность создавать как корпоративные, так и договорные патентные пулы. При этом, по не вполне понятным причинам, отечественная юридическая литература обходит вопрос патентных пулов стороной. Лишь в нескольких статьях упоминаются патентные пулы, однако их содержание и существующая проблематика не раскрываются.

Создание патентного пула по российскому праву может быть реализовано:

1) в форме учреждения патентообладателями юридического лица (специальной проектной компании) с отчуждением последнему исключительных прав на РИД в соответствии со ст. 1365 ГК РФ или с предоставлением исключительных лицензий согласно ст. 1367 ГК РФ;

2) путем создания пула на договорной основе за счет заключения между всеми патентообладателями лицензионных соглашений (взаимного кросс‑лицензирования) или заключения договора инвестиционного товарищества.

Обе модели несут в себе определенные риски для их возможных участников. Во‑первых, с учетом позитивистского характера отечественного законодательства, отсутствие специального правового регулирования является существенным недостатком и серьезным сдерживающим фактором — реализация проектов с использованием правовых конструкций прямо непредусмотренных в законодательстве, хотя и не противоречащих ему, часто сталкивается со многими практическими трудностями. В период реформирования Гражданского кодекса РФ вопрос о патентных пулах, несмотря на популярность данного института в зарубежной практике, так и не был затронут. Во‑вторых, в доктрине отсутствует выработанная позиция по вопросу соотношения антимонопольного права и права интеллектуальной собственности, что может привести к непредсказуемым последствиям при применении отечественного законодательства о конкуренции.

В литературе по конкурентному праву отмечается, что использование исключительных прав на объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки) в качестве средства монополизации рынка создает искусственные барьеры и препятствует свободному вступлению на рынок. Объединение в одних руках ряда мелких и зависимых патентных прав приводит к образованию крупного монопольного права, полностью охватывающего определенный рынок. Тем самым «использование предпринимателями исключительных прав на определенные объекты промышленной собственности как средства монополизации выступает в качестве юридической предпосылки недобросовестной конкуренции (как экономико‑правового явления)». Однако барьеры для третьих лиц, доступ которых на рынок ограничен действующим патентом правообладателя, являются законными с учетом предусмотренной патентным правом монопольной власти патентообладателя.

Антимонопольное законодательство регулирует указанную ситуацию следующим образом. В Законе РСФСР от 22 марта 1991 г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» имелось общее указание на пределы действия в отношении объектов исключительных прав. Так, согласно абз. 1 п. 2 ст. 2 закон не распространял свое действие на отношения, регулируемые нормами правовой охраны изобретений, промышленных образцов, товарных знаков и авторских прав за исключением тех случаев, когда соответствующие права умышленно используются их обладателями в целях ограничения конкуренции. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) исключил аналогичное положение из статьи, определяющей сферу действия Закона. Следуя букве закона, на действия с исключительными правами на РИД не распространяется запрет на злоупотребление доминирующим положением (ч. 4 ст. 10 Закона о защите конкуренции), а также запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов (ч. 9 ст. 11 Закона о защите конкуренции).

Помимо указанных норм Закон о защите конкуренции не признает монопольно высокой цену товара, созданного в результате инновационной деятельности (ч. 2 ст. 6), под которой понимается «деятельность, приводящая к созданию нового невзаимозаменяемого товара или нового взаимозаменяемого товара при снижении расходов на его производство и (или) улучшению его качества» (ч. 2 ст. 6 Закона о защите конкуренции).

Единственное ограничение для правообладателя РИД содержится в статье о недобросовестной конкуренции. Закон запрещает недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции (п. 2 ст. 14 Закона о защите конкуренции).

Таким образом, российским законодателем предусмотрены многочисленные антимонопольные льготы для правообладателя РИД и практически полностью исключено его действие из сферы Закона о защите конкуренции. При этом не учитывается возможный негативный эффект от такого регулирования. По нашему мнению, подобный подход противоречит запрету злоупотребления правом (п. 1 ст. 10 ГК РФ), который распространяет свое действие и на антимонопольное законодательство в силу ч. 1 ст. 2 Закона о защите конкуренции. Он также не учитывает многогранность действий по использованию и распоряжению исключительными правами, которые по‑разному регулируются в зарубежных правопорядках.

Несмотря на неоправданно лояльное антимонопольное регулирование, в настоящее время потенциал патентных пулов российскими предпринимателями не используется. Современное российское право отстает от права США в вопросе патентных пулов более чем на сто лет. В связи с тем, что в нашем правопорядке отсутствует понимание их воздействия на рынок, патентные пулы несут в себе минимальные антимонопольные риски. При этом для целей моделирования будущего развития отечественного законодательства исторический опыт США имеет большое значение. Можно предположить, что в условиях постоянно растущего сектора инновационной экономики в России наш правопорядок столкнется с теми же проблемами, которые пришлось преодолевать патентным пулам в США, однако пока антимонопольное законодательство не ограничивает интеллектуальную собственность, правообладатели могут эффективно использовать конструкцию патентного пула для получения дополнительных предпринимательских возможностей.

  • Вадим Бородкин
    юрист практики корпоративного сопровождения бизнес‑проектов
    Юридического общества имени Александра Невского
  • Елена Черкасова
    юрист практики признания и оборота интеллектуальной собственности
    Юридического общества имени Александра Невского